專題動機

有學者認為，廣東在現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)升級過程中面臨諸多亟待解決的重大難題，其中較為突出的是外向型經(jīng)濟的脫胎換骨。這種脫胎換骨中最核心的問題是面對知識產(chǎn)權問題時的對策。本專題關注的OEM加工貿(mào)易中的知識產(chǎn)權問題和定牌加工出

口侵權問題在這一過程中具有相當?shù)湫偷囊饬x。

加工貿(mào)易20年來一直是廣東省工業(yè)經(jīng)濟和對外貿(mào)易的主要支柱。近年來，廣東加工貿(mào)易在高基數(shù)上繼續(xù)保持快速增長的勢頭。OEM(貼牌加工)已成為一種非常普遍的貿(mào)易方式。

廣東省律師協(xié)會知識產(chǎn)權專業(yè)委員會副主任鄧堯指出，貼牌加工貿(mào)易中產(chǎn)生的大量知識產(chǎn)權侵權爭議是越來越突出的一個問題，但絕對不是今天才提出來討論的一個話題。今年6月，廣東一個OEM企業(yè)被卷入兩個世界知名品牌的跨國官司中，足見知識產(chǎn)權對我國加工貿(mào)易存在的沖擊。

知識產(chǎn)權成壟斷利器

廣東某電池制造企業(yè)(以下簡稱廣東公司)是我國最大的電池生產(chǎn)廠家之一，它已經(jīng)不再是單純的OEM廠商，該公司有自己的品牌，有強大的研發(fā)團隊，有自主創(chuàng)新的產(chǎn)品，盡管這樣還是很難與世界其他同行業(yè)競爭市場。OEM依然是企業(yè)一項主要的貿(mào)易形式。去年，它與一家國際知名電池品牌A簽訂了訂單，廣東公司為A加工某型號的電池，并提供相應技術，廣東公司提供知識產(chǎn)權擔保。沒想到，這項產(chǎn)品在英國市場推出不久，就遭到了來自美國著名電池品牌B的阻擊。B公司以該產(chǎn)品侵犯其歐洲專利為由要求A公司立即撤回產(chǎn)品、退出市場，否則對A提起訴訟。A公司立即依據(jù)加工協(xié)議，要求廣東公司出面處理。盡管廣東公司做出了不侵權的辯解和技術分析，但是B公司還是采取了更強勁的行動，在德國對A提起專利侵權訴訟。A公司立即扣留廣東公司貨款，要求廣東公司配合答辯并承擔所有訴訟開支，估計將超過百萬。

鄧堯分析，上述案件傳遞了兩個重要信息：一是加工貿(mào)易企業(yè)因為技術創(chuàng)新增強了競爭力，同時將承擔更大的法律風險。二是歐美跨國公司充分利用知識產(chǎn)權壟斷市場，限制我國出口貿(mào)易。案件表面上雖然是兩大世界品牌A和B的訴訟，實際上是對廣東公司出口的限制。這個案件是個典型的OEM專利糾紛，B公司明知產(chǎn)品的制造者是廣東公司卻沒有將廣東公司列為被告，有其復雜的法律技巧。

OEM廠商地位非常被動

OEM產(chǎn)品知識產(chǎn)權糾紛的復雜性，在我國目前的司法實踐中表現(xiàn)更加突出，不同的權利糾紛，不同的管轄地，不同的產(chǎn)品行業(yè)，OEM廠商受到了法律差異迥然的待遇，承擔了不同的法律責任。

OEM是英文OriginalEquipmentManufacturer的縮寫，意思是原始設備制造商，也是定牌生產(chǎn)，或者

貼牌加工的意思。產(chǎn)品名牌的擁有者利用自己的品牌優(yōu)勢、技術優(yōu)勢和銷售優(yōu)勢，將產(chǎn)品委托給具備生產(chǎn)能力的制造商按照自己的標準加工生產(chǎn)再以品牌者的名義向市場銷售。

從法律上來講，品牌擁有者與制造廠商的關系是一種法律上的承攬合同關系。品牌擁有者是定作方，加工生產(chǎn)廠商是承攬方。承攬人按照定作人的要求完成工作，交付工作成果，定作人給付報酬。

從承攬合同的法律要求上看，作為承攬方的OEM廠商在整個生產(chǎn)關系中處于非常被動的地位。加工產(chǎn)品的質量要求、數(shù)量、規(guī)格、品牌名稱、銷售價格和渠道都與承攬人沒有關系，必須全部聽從定作人的要求。

在實踐中，專利權人認為，OEM產(chǎn)品侵犯了他人專利，廠商的行為直接屬于專利法所規(guī)定的“實施”或者“制造”行為，應單獨或者與OEM產(chǎn)品委托方共同承擔責任。理由是：

我國專利法法律規(guī)定的“實施”包括為生產(chǎn)經(jīng)營目的的制造和使用。不管是自產(chǎn)自銷，還是接受委托為別人進行OEM生產(chǎn)，一般來說，只要制造了專利產(chǎn)品就侵犯了別人的專利權，就要承擔侵權責任。對于OEM的委托方來說，使用、許諾銷售、銷售、進口專利產(chǎn)品都是一種侵權行為，所以，如果OEM產(chǎn)品出現(xiàn)專利權方面的問題，無論是OEM的委托方，還是OEM廠商，都有可能要承擔侵權責任。

OEM廠商要承擔商標審查義務

廣東省高級法院于2006年4月27日判決的佛山市泓信貿(mào)易有限公司(以下簡稱“泓信公司”)訴廣州海關行政訴訟案，對于廣東成千上萬家貼牌生產(chǎn)企業(yè)來說，震動非同一般。2004年10月，阿聯(lián)酋STANLEYTRADINGL.L.C.(以下簡稱“史丹利公司”)委托泓信公司生產(chǎn)加工機動車用鹵鎢燈，并要求在商品上使用“HENKEL”商標。經(jīng)審查，“HENKEL”商標為該公司在阿聯(lián)酋的注冊商標并有合法證明文件。因此，泓信公司依約履行了生產(chǎn)加工合同，生產(chǎn)的貼牌產(chǎn)品全部出口至阿聯(lián)酋銷售。2004年12月，泓信公司向廣州海關履行這批車用鹵鎢燈的報關手續(xù)時，廣州海關發(fā)現(xiàn)貨物標有“HENKEL”標識，涉嫌侵犯深圳市恩同實業(yè)有限公司(以下稱“恩同公司”)的商標專用權。廣州海關認定泓信公司的貨品侵權，對該批貨物作沒收并處罰款人民幣2萬的行政處罰。廣東省高院最終判決泓信公司構成侵權，廣州海關有權對涉嫌侵權貨物進行扣留調查。

廣東一、二審法院認為OEM廠商的行為屬于《商標法》的使用行為，北京市高級人民法院京高法發(fā)[2006]68號《關于審理商標民事糾紛案件若干問題的解答》第21條規(guī)定“承攬加工帶有他人注冊商標的商品的，承攬人應當對定作人是否享有注冊商標專用權進行審查。未盡到注意義務加工侵犯注冊商標專用權的商品的，承攬人與定作人構成共同侵權，應當與定作人共同承擔損害賠償?shù)蓉熑?。承攬人不知道是侵犯注冊商標專用權的商品，并能夠提供定作人及其商標權利證明的，不承擔損害賠償責任。”

顯然根據(jù)這一解釋，符合承攬合同要件的OEM廠商的行為本身并不直接屬于商標法的侵權行為，在商標侵權中負有的是審查義務。但是該審查義務是形式審查還是實質性審查，仍然缺乏相應解釋。

建立知識產(chǎn)權審查機制

鄧堯指出，由于我國目前的法律對此的不完善規(guī)定，加工貿(mào)易中的知識產(chǎn)權侵權，已經(jīng)成為難以解決的一大困擾。因此，對于目前加工貿(mào)易行業(yè)出現(xiàn)的知識產(chǎn)權糾紛問題，有關部門必須予以高度重視。[!--empirenews.page--]

首先，通過推動相關的法規(guī)出臺來統(tǒng)一解決OEM廠商的法律責任。OEM廠商是

承擔審查義務還是屬于知識產(chǎn)權法上的制造者，必須公平合理，而且從我國國情出發(fā)，考慮現(xiàn)實可操作性。

其次，加強規(guī)范管理、建立知識產(chǎn)權審查機制。在目前的情況下，審查不一定免責，但通過審查可以發(fā)現(xiàn)問題，避免風險。加工貿(mào)易的知識產(chǎn)權問題最終需要法律予以明確，但是在法律出臺以前，建議省有關職能部門和行業(yè)協(xié)會頒布指引規(guī)范，提高加工貿(mào)易廠商的知識產(chǎn)權意思，建立健全審查制度，避免陷入知識產(chǎn)權侵權糾紛中。