專題動機(jī)

有學(xué)者認(rèn)為，廣東在現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)升級過程中面臨諸多亟待解決的重大難題，其中較為突出的是外向型經(jīng)濟(jì)的脫胎換骨。這種脫胎換骨中最核心的問題是面對知識產(chǎn)權(quán)問題時的對策。本專題關(guān)注的OEM加工貿(mào)易中的知識產(chǎn)權(quán)問題和定牌加工出

口侵權(quán)問題在這一過程中具有相當(dāng)?shù)湫偷囊饬x。

加工貿(mào)易20年來一直是廣東省工業(yè)經(jīng)濟(jì)和對外貿(mào)易的主要支柱。近年來，廣東加工貿(mào)易在高基數(shù)上繼續(xù)保持快速增長的勢頭。OEM(貼牌加工)已成為一種非常普遍的貿(mào)易方式。

廣東省律師協(xié)會知識產(chǎn)權(quán)專業(yè)委員會副主任鄧堯指出，貼牌加工貿(mào)易中產(chǎn)生的大量知識產(chǎn)權(quán)侵權(quán)爭議是越來越突出的一個問題，但絕對不是今天才提出來討論的一個話題。今年6月，廣東一個OEM企業(yè)被卷入兩個世界知名品牌的跨國官司中，足見知識產(chǎn)權(quán)對我國加工貿(mào)易存在的沖擊。

知識產(chǎn)權(quán)成壟斷利器

廣東某電池制造企業(yè)(以下簡稱廣東公司)是我國最大的電池生產(chǎn)廠家之一，它已經(jīng)不再是單純的OEM廠商，該公司有自己的品牌，有強(qiáng)大的研發(fā)團(tuán)隊(duì)，有自主創(chuàng)新的產(chǎn)品，盡管這樣還是很難與世界其他同行業(yè)競爭市場。OEM依然是企業(yè)一項(xiàng)主要的貿(mào)易形式。去年，它與一家國際知名電池品牌A簽訂了訂單，廣東公司為A加工某型號的電池，并提供相應(yīng)技術(shù)，廣東公司提供知識產(chǎn)權(quán)擔(dān)保。沒想到，這項(xiàng)產(chǎn)品在英國市場推出不久，就遭到了來自美國著名電池品牌B的阻擊。B公司以該產(chǎn)品侵犯其歐洲專利為由要求A公司立即撤回產(chǎn)品、退出市場，否則對A提起訴訟。A公司立即依據(jù)加工協(xié)議，要求廣東公司出面處理。盡管廣東公司做出了不侵權(quán)的辯解和技術(shù)分析，但是B公司還是采取了更強(qiáng)勁的行動，在德國對A提起專利侵權(quán)訴訟。A公司立即扣留廣東公司貨款，要求廣東公司配合答辯并承擔(dān)所有訴訟開支，估計(jì)將超過百萬。

鄧堯分析，上述案件傳遞了兩個重要信息：一是加工貿(mào)易企業(yè)因?yàn)榧夹g(shù)創(chuàng)新增強(qiáng)了競爭力，同時將承擔(dān)更大的法律風(fēng)險。二是歐美跨國公司充分利用知識產(chǎn)權(quán)壟斷市場，限制我國出口貿(mào)易。案件表面上雖然是兩大世界品牌A和B的訴訟，實(shí)際上是對廣東公司出口的限制。這個案件是個典型的OEM專利糾紛，B公司明知產(chǎn)品的制造者是廣東公司卻沒有將廣東公司列為被告，有其復(fù)雜的法律技巧。

OEM廠商地位非常被動

OEM產(chǎn)品知識產(chǎn)權(quán)糾紛的復(fù)雜性，在我國目前的司法實(shí)踐中表現(xiàn)更加突出，不同的權(quán)利糾紛，不同的管轄地，不同的產(chǎn)品行業(yè)，OEM廠商受到了法律差異迥然的待遇，承擔(dān)了不同的法律責(zé)任。

OEM是英文OriginalEquipmentManufacturer的縮寫，意思是原始設(shè)備制造商，也是定牌生產(chǎn)，或者

貼牌加工的意思。產(chǎn)品名牌的擁有者利用自己的品牌優(yōu)勢、技術(shù)優(yōu)勢和銷售優(yōu)勢，將產(chǎn)品委托給具備生產(chǎn)能力的制造商按照自己的標(biāo)準(zhǔn)加工生產(chǎn)再以品牌者的名義向市場銷售。

從法律上來講，品牌擁有者與制造廠商的關(guān)系是一種法律上的承攬合同關(guān)系。品牌擁有者是定作方，加工生產(chǎn)廠商是承攬方。承攬人按照定作人的要求完成工作，交付工作成果，定作人給付報(bào)酬。

從承攬合同的法律要求上看，作為承攬方的OEM廠商在整個生產(chǎn)關(guān)系中處于非常被動的地位。加工產(chǎn)品的質(zhì)量要求、數(shù)量、規(guī)格、品牌名稱、銷售價格和渠道都與承攬人沒有關(guān)系，必須全部聽從定作人的要求。

在實(shí)踐中，專利權(quán)人認(rèn)為，OEM產(chǎn)品侵犯了他人專利，廠商的行為直接屬于專利法所規(guī)定的“實(shí)施”或者“制造”行為，應(yīng)單獨(dú)或者與OEM產(chǎn)品委托方共同承擔(dān)責(zé)任。理由是：

我國專利法法律規(guī)定的“實(shí)施”包括為生產(chǎn)經(jīng)營目的的制造和使用。不管是自產(chǎn)自銷，還是接受委托為別人進(jìn)行OEM生產(chǎn)，一般來說，只要制造了專利產(chǎn)品就侵犯了別人的專利權(quán)，就要承擔(dān)侵權(quán)責(zé)任。對于OEM的委托方來說，使用、許諾銷售、銷售、進(jìn)口專利產(chǎn)品都是一種侵權(quán)行為，所以，如果OEM產(chǎn)品出現(xiàn)專利權(quán)方面的問題，無論是OEM的委托方，還是OEM廠商，都有可能要承擔(dān)侵權(quán)責(zé)任。

OEM廠商要承擔(dān)商標(biāo)審查義務(wù)

廣東省高級法院于2006年4月27日判決的佛山市泓信貿(mào)易有限公司(以下簡稱“泓信公司”)訴廣州海關(guān)行政訴訟案，對于廣東成千上萬家貼牌生產(chǎn)企業(yè)來說，震動非同一般。2004年10月，阿聯(lián)酋STANLEYTRADINGL.L.C.(以下簡稱“史丹利公司”)委托泓信公司生產(chǎn)加工機(jī)動車用鹵鎢燈，并要求在商品上使用“HENKEL”商標(biāo)。經(jīng)審查，“HENKEL”商標(biāo)為該公司在阿聯(lián)酋的注冊商標(biāo)并有合法證明文件。因此，泓信公司依約履行了生產(chǎn)加工合同，生產(chǎn)的貼牌產(chǎn)品全部出口至阿聯(lián)酋銷售。2004年12月，泓信公司向廣州海關(guān)履行這批車用鹵鎢燈的報(bào)關(guān)手續(xù)時，廣州海關(guān)發(fā)現(xiàn)貨物標(biāo)有“HENKEL”標(biāo)識，涉嫌侵犯深圳市恩同實(shí)業(yè)有限公司(以下稱“恩同公司”)的商標(biāo)專用權(quán)。廣州海關(guān)認(rèn)定泓信公司的貨品侵權(quán)，對該批貨物作沒收并處罰款人民幣2萬的行政處罰。廣東省高院最終判決泓信公司構(gòu)成侵權(quán)，廣州海關(guān)有權(quán)對涉嫌侵權(quán)貨物進(jìn)行扣留調(diào)查。

廣東一、二審法院認(rèn)為OEM廠商的行為屬于《商標(biāo)法》的使用行為，北京市高級人民法院京高法發(fā)[2006]68號《關(guān)于審理商標(biāo)民事糾紛案件若干問題的解答》第21條規(guī)定“承攬加工帶有他人注冊商標(biāo)的商品的，承攬人應(yīng)當(dāng)對定作人是否享有注冊商標(biāo)專用權(quán)進(jìn)行審查。未盡到注意義務(wù)加工侵犯注冊商標(biāo)專用權(quán)的商品的，承攬人與定作人構(gòu)成共同侵權(quán)，應(yīng)當(dāng)與定作人共同承擔(dān)損害賠償?shù)蓉?zé)任。承攬人不知道是侵犯注冊商標(biāo)專用權(quán)的商品，并能夠提供定作人及其商標(biāo)權(quán)利證明的，不承擔(dān)損害賠償責(zé)任。”

顯然根據(jù)這一解釋，符合承攬合同要件的OEM廠商的行為本身并不直接屬于商標(biāo)法的侵權(quán)行為，在商標(biāo)侵權(quán)中負(fù)有的是審查義務(wù)。但是該審查義務(wù)是形式審查還是實(shí)質(zhì)性審查，仍然缺乏相應(yīng)解釋。

建立知識產(chǎn)權(quán)審查機(jī)制

鄧堯指出，由于我國目前的法律對此的不完善規(guī)定，加工貿(mào)易中的知識產(chǎn)權(quán)侵權(quán)，已經(jīng)成為難以解決的一大困擾。因此，對于目前加工貿(mào)易行業(yè)出現(xiàn)的知識產(chǎn)權(quán)糾紛問題，有關(guān)部門必須予以高度重視。[!--empirenews.page--]

首先，通過推動相關(guān)的法規(guī)出臺來統(tǒng)一解決OEM廠商的法律責(zé)任。OEM廠商是

承擔(dān)審查義務(wù)還是屬于知識產(chǎn)權(quán)法上的制造者，必須公平合理，而且從我國國情出發(fā)，考慮現(xiàn)實(shí)可操作性。

其次，加強(qiáng)規(guī)范管理、建立知識產(chǎn)權(quán)審查機(jī)制。在目前的情況下，審查不一定免責(zé)，但通過審查可以發(fā)現(xiàn)問題，避免風(fēng)險。加工貿(mào)易的知識產(chǎn)權(quán)問題最終需要法律予以明確，但是在法律出臺以前，建議省有關(guān)職能部門和行業(yè)協(xié)會頒布指引規(guī)范，提高加工貿(mào)易廠商的知識產(chǎn)權(quán)意思，建立健全審查制度，避免陷入知識產(chǎn)權(quán)侵權(quán)糾紛中。