世界工廠的隱憂：詳解中國電子涉外貼牌加工侵權(quán)案例

時間：2014-02-26 05:14:34

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[導讀]作者：趙虎　　涉外貼牌加工，又稱涉外定牌加工、OEM，是指國外注冊商標的權(quán)利人委托國內(nèi)生產(chǎn)廠家生產(chǎn)使用該商標的產(chǎn)品，該產(chǎn)品全部銷往國外而不在中國境內(nèi)銷售的一種加工生產(chǎn)方式。改革開放之后，我國因為低廉的勞動

作者：趙虎

　　涉外貼牌加工，又稱涉外定牌加工、OEM，是指國外注冊商標的權(quán)利人委托國內(nèi)生產(chǎn)廠家生產(chǎn)使用該商標的產(chǎn)品，該產(chǎn)品全部銷往國外而不在中國境內(nèi)銷售的一種加工生產(chǎn)方式。改革開放之后，我國因為低廉的勞動力成本、優(yōu)惠的出口退稅條件，各種涉外貼牌加工企業(yè)如雨后春筍般涌現(xiàn)出來，涉及到服裝業(yè)、家電業(yè)、通信業(yè)等各個行業(yè)，中國成為世界工廠。不過，貼牌加工一直與商標侵權(quán)問題緊緊地糾纏在一起。因為注冊商標權(quán)具有地域性的問題，國外注冊的商標在國內(nèi)不具有商標權(quán)，國外注冊的商標標識在國內(nèi)可能是由另外一個人注冊的，雖然涉外貼牌加工的國內(nèi)代工人得到了國外商標權(quán)人的授權(quán)，但是國內(nèi)商標權(quán)人會認為國外商標權(quán)的權(quán)利不能延伸到國內(nèi)，在國內(nèi)生產(chǎn)的與自己的注冊商標相同商品或者類似商品，屬于侵犯自己的商標權(quán)。這種情況是否屬于侵權(quán)呢？我們先對發(fā)生在司法實踐的案件做一下梳理。

　　案例1、泓信公司與恩同公司商標侵權(quán)糾紛案

　　廣東省深圳市恩同實業(yè)有限公司（以下簡稱恩同公司）注冊有HENKEL商標。該商標核定使用商品的類別為第十一類，即車輛燈、車燈、車輛照明設(shè)備等。2002年，恩同公司在國家海關(guān)總署辦理了上述商標的海關(guān)知識產(chǎn)權(quán)保護備案。

　　STANLEY TRADINGL.L.C（史丹利貿(mào)易有限公司）是在阿聯(lián)酋注冊成立的公司。該公司在阿聯(lián)酋注冊了HENKEL商標，核定使用的商品為車燈類等。

　　廣東佛山市泓信貿(mào)易有限公司（以下簡稱泓信公司）是在廣東省佛山市注冊成立的一家公司。阿聯(lián)酋STANLEY TRADINGL.L.C公司（以下簡稱阿聯(lián)酋公司）委托泓信公司生產(chǎn)制造機動車用鹵鎢燈，并標上阿聯(lián)酋公司提供的HENKEL商標，然后由泓信公司將上述加工好的車燈全部交付（出口）給阿聯(lián)酋公司，出口手續(xù)由泓信公司辦理。

　　2004年12月，恩同公司認為泓信公司出口的該批貨物侵犯了其HENKEL注冊商標專用權(quán)，遂向廣州海關(guān)申請扣留上述貨物及采取知識產(chǎn)權(quán)海關(guān)保護措施。

　　廣州海關(guān)經(jīng)調(diào)查作出行政處罰決定書，認定泓信公司未經(jīng)恩同公司許可，在其出口的機動車鎢燈商品上使用HENKEL商標，侵犯了恩同公司的注冊商標專用權(quán)，故泓信公司申報出口的上述貨物為侵權(quán)貨物，對泓信公司進行行政處罰，即沒收泓信公司出口的標有HENKEL商標的機動車鎢燈，罰款人民幣2萬元。

　　2005年7月14日，泓信公司作為原告，以廣州海關(guān)為被告，恩同公司為第三人，向廣州市中級人民法院提起行政訴訟，要求撤銷廣州海關(guān)對其作出的行政處罰。

　　廣州市中級人民法院經(jīng)審理認為，第三人恩同公司是HENKEL商標的注冊人，并向國家海關(guān)總署申請了海關(guān)知識產(chǎn)權(quán)保護備案，故第三人恩同公司的商標專用權(quán)受法律保護；原告泓信公司未經(jīng)許可，在其申報出口的機動車鎢燈貨物及外包裝上使用HENKEL商標標識，侵犯了第三人恩同公司的商標專用權(quán)；被告廣州海關(guān)依法對原告泓信公司的商標侵權(quán)行為進行查處，事實清楚，援引法律正確，行政處罰決定合法。法院遂判決維持廣州海關(guān)的行政處罰決定。

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　　宣判后，泓信公司不服一審判決，向廣東省高級人民法院提起上訴。二審法院經(jīng)審理，作出駁回上訴、維持原判的終審判決。

　　案例2、永備公司訴亨瑞公司侵犯商標專用權(quán)糾紛案

　　永備電池有限公司（以下簡稱“永備公司）是“EVEREADY”商標權(quán)利人，該商標核定使用在第11類商品“閃光燈泡、手電筒”上。2006年 3月，寧波亨瑞電器有限公司向?qū)幉êｊP(guān)申報出口南非的一批侵犯“EVEREADY”注冊商標的手電筒若干個，被寧波海關(guān)確認為侵權(quán)產(chǎn)品，被告因此受到?jīng)]收侵權(quán)貨物和罰款的處罰。

　　永備公司認為寧波亨瑞電器有限公司的行為侵犯了其商標權(quán)，向法院起訴。

　　寧波市中級人民法院認為：原告的“EVEREADY”商標在有效期限內(nèi)，其商標專用權(quán)應受法律保護。被告未經(jīng)原告許可，在其加工的手電筒產(chǎn)品上使用與原告注冊商標相同的商標，侵犯了原告的商標專用權(quán)。被告辯稱其出口的產(chǎn)品系經(jīng)在南非有合法商標權(quán)的“南非 EVEREADY”授權(quán)貼牌加工，因未提供有效證據(jù)不予采信。即使如被告所述，經(jīng)授權(quán)生產(chǎn)，也同樣構(gòu)成侵權(quán)。因知識產(chǎn)權(quán)具有地域性，即按照一國法律取得和承認的知識產(chǎn)權(quán)一般只能在該國發(fā)生法律效力，不具有域外效力。在中國司法管轄范圍內(nèi)，原告永備公司是“EVEREADY”商標唯一的商標權(quán)利人，被告所謂的“南非 EVEREADY”公司并未在中國享有商標專用權(quán)，根據(jù)商標權(quán)保護的地域性原則和唯一性原則，我國只能依法保護原告在中國享有的商標專用權(quán)。最終判決原告勝訴。

　　案例3、奧達公司與華生公司侵害商標權(quán)糾紛案

　　2008年4月，恩平市奧達電子科技有限公司（以下簡稱“奧達公司”）經(jīng)國家工商行政管理總局商標局核準，受讓了第1035905號“MACKIE”商標，該商標核定使用商品為第9類中的音像設(shè)備、擴音機、激光影碟機、卡拉OK機、音箱、攝影電影用具及儀器、投影機、電影攝影機、電視攝像機、電聲組合件。

　　東莞華生精密制品有限公司（以下簡稱“華生公司”）2011年10月委托他人向黃埔海關(guān)申報出口63個喇叭箱至美國西雅圖。經(jīng)黃埔海關(guān)檢查發(fā)現(xiàn)，該批貨物上有使用“MACKIE.”標識。黃埔海關(guān)經(jīng)調(diào)查后作出行政處罰決定，內(nèi)容為：沒收上述涉案63個喇叭箱并對華生公司處以罰款人民幣8000元。

　　勞德技術(shù)有限公司（Loud Technologies Inc.，以下簡稱“勞德公司”）成立在美國華盛頓州，為“MACKIE.”美國注冊商標的所有權(quán)人，核定使用商品為國際分類第9類中的電動立體聲放大器及電動揚聲器。華生公司生產(chǎn)、出口涉案產(chǎn)品的行為系根據(jù)與案外人勞德公司之間的定牌加工協(xié)議進行的，其從未在中國銷售帶有“MACKIE”商標的產(chǎn)品。

　　華生公司起訴到法院，要求確認沒有侵犯奧達公司的商標權(quán)。

　　東莞市中級人民法院認為：華生公司的行為屬于涉外定牌加工，判斷該行為是否構(gòu)成侵權(quán)，本院認為應綜合考慮了以下因素：1.承攬方對境外委托方是否享有注冊商標專用權(quán)或?qū)κ跈?quán)許可是否已盡到必要的審查和注意義務。2.奧達公司注冊商標的識別功能有無因華生公司的涉外貼牌加工行為受到損害。因為被控侵權(quán)產(chǎn)品并未在中國銷售，被控侵權(quán)商標并未在中國市場發(fā)揮識別商品來源的功能，中國相關(guān)公眾對該商品來源不會產(chǎn)生“混淆”或“誤認”，且也沒有證據(jù)顯示奧達公司在中國的市場份額和競爭地位因此受到影響，因此，奧達公司注冊商標的識別功能未因華生公司的涉外貼牌加工行為受到損害。綜上，華生公司在涉外定牌加工行為中對勞德公司在境外享有商標權(quán)進行了必要的審查，且該行為未導致奧達公司在中國注冊商標的識別功能受到損害，故華生公司的涉外定牌加工行為沒有侵害奧達公司的注冊商標專用權(quán)。

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　　總結(jié)：通過以上3個典型案件的梳理我們可以得出以下幾點結(jié)論：

　　案例1和案例2的一、二審判決發(fā)生在2005年—2007年，這兩個案件中法院更加傾向于認為涉外貼牌加工行為構(gòu)成侵犯商標權(quán)。在案例2中法院在判決中寫道：即使授權(quán)生產(chǎn)，也構(gòu)成侵權(quán)。理由是知識產(chǎn)權(quán)地域性的問題，即國外的商標權(quán)在國內(nèi)沒有約束力，國內(nèi)生產(chǎn)的行為屬于商標的使用行為，所以構(gòu)成侵權(quán)。

　　案例3一二審判決發(fā)生在2010年—2013年，這兩個案件中法院對于涉外貼牌加工是否屬于侵犯商標權(quán)越來越慎重，不再僅僅考慮知識產(chǎn)權(quán)地域性的問題，而且考慮涉外貼牌加工的生產(chǎn)行為是否屬于商標的使用行為。案例3中法院認為：因為被控侵權(quán)產(chǎn)品并未在中國銷售，被控侵權(quán)商標并未在中國市場發(fā)揮識別商品來源的功能，中國相關(guān)公眾對該商品來源不會產(chǎn)生“混淆”或“誤認”，且也沒有證據(jù)顯示奧達公司在中國的市場份額和競爭地位因此受到影響，因此，奧達公司注冊商標的識別功能未因華生公司的涉外貼牌加工行為受到損害。

　　從這些判例我們可以看到法院對涉外貼牌加工是否構(gòu)成侵犯商標權(quán)的問題上有一個很大的轉(zhuǎn)變：在涉外貼牌加工關(guān)系中，如果國內(nèi)的加工人能夠證明自己已經(jīng)就境外委托方是否享有商標權(quán)進行了必要的審查，并且貼牌商品全部銷往境外的，法院不傾向于認定構(gòu)成商標侵權(quán)。

　　這就不得不提到一個司法文件。最高人民法院在2009年發(fā)布的《關(guān)于當前經(jīng)濟形勢下知識產(chǎn)權(quán)審判服務大局若干問題的意見》中指出“認真研究加工貿(mào)易中的知識產(chǎn)權(quán)保護問題，抓緊總結(jié)涉及加工貿(mào)易的知識產(chǎn)權(quán)案件的審判經(jīng)驗，解決其中存在的突出問題，完善司法保護政策，促進加工貿(mào)易的轉(zhuǎn)型升級。妥善處理當前外貿(mào)‘貼牌加工’中多發(fā)的商標侵權(quán)糾紛，對于構(gòu)成商標侵權(quán)的情形，應當結(jié)合加工方是否盡到必要的審查注意義務，合理確定侵權(quán)責任的承擔。”可以看出，最高院在涉外貼牌加工是否構(gòu)成商標侵權(quán)過程中也是主張采取謹慎的態(tài)度，明確要求要考慮加工方是否盡到了必要的審查注意義務。2009年以后，法院系統(tǒng)在涉外貼牌加工案件中考慮因素的變化應該與最高院司法政策的變化有關(guān)。

　　案例1、案例2與案例3最后判決的不同，主要原因在涉外貼牌加工生產(chǎn)、報關(guān)過程中加附商標標識的行為是否構(gòu)成商標使用這個問題上認定不同。我國現(xiàn)行《商標法》第五十二條規(guī)定“未經(jīng)商標注冊人的許可，在同一種商品或者類似商品上使用與其注冊商標相同或者近似的商標的”屬于侵犯注冊商標專用權(quán)。但是何種行為屬于“使用”卻沒有明確的規(guī)定。如果法院認為涉外貼牌加工行為中加附注冊商標標識屬于“商標使用”，就會判決構(gòu)成侵犯商標權(quán)；反之，則不構(gòu)成侵犯商標權(quán)。本文認為：案例3之所以法院認為不構(gòu)成商標法規(guī)定的“使用”，是因為商標的作用在于標示商品來源，商品在我國國內(nèi)沒有進行任何交易，沒有接觸消費者，不會出現(xiàn)消費者通過商標標識識別商品來源的可能性，也就不會造成混淆。商標標示沒有發(fā)揮商標的作用，所以不構(gòu)成商標法上的“使用”。即將在今年5月1日起實施的修改的《商標法》專門界定了“商標的使用”這個概念，根據(jù)該法第四十八條規(guī)定：本法所稱商標的使用，是指將商標用于商品、商品包裝或者容器以及商品交易文書上，或者將商標用于廣告宣傳、展覽以及其他商業(yè)活動中，用于識別商品來源的行為。在這個概念中強調(diào)了商標使用須為“用于識別商品來源的行為”，法院也將在5月1日之后把是否屬于“用于識別商品來源的行為”作為判斷是否構(gòu)成侵犯商標權(quán)的要素。而涉外貼牌加工行為顯然在國內(nèi)沒有用于識別商品來源，而是用于國外識別商標來源，不應該構(gòu)成侵犯商標權(quán)。

　　但是，涉及處理涉外貼牌加工案件的除了法院系統(tǒng)，還有海關(guān)系統(tǒng)和工商系統(tǒng)。從上面所列舉的四個案例我們可以看到，當事人都是在海關(guān)扣留貨物之后提起的行政訴訟、侵權(quán)訴訟或者不侵權(quán)訴訟。從目前掌握的材料來看，尚找不到任何官方文件能看出海關(guān)系統(tǒng)和工商系統(tǒng)對涉外貼牌加工是否侵犯商標權(quán)的問題上有何變化。不過，因為司法是最終的救濟途徑，海關(guān)和工商系統(tǒng)的行政行為最終需要受到法院的審理，法院在定牌加工是否構(gòu)成侵犯商標權(quán)這一問題上的把握肯定會影響到海關(guān)和工商系統(tǒng)，《商標法》的修改也會成為海關(guān)系統(tǒng)和工商系統(tǒng)執(zhí)法的依據(jù)。

　　國內(nèi)作為從事涉外貼牌加工的企業(yè)，在接單的時候應該認真、仔細審查國外委托人有無注冊商標，以及注冊商標核定商品的范圍，并要求委托人提供官方文件；在生產(chǎn)過程中應該嚴控產(chǎn)品流入國內(nèi)市場，并把全部商品根據(jù)合同約定銷往國外；在此期間，不得為該商品商標進行宣傳。當然，從長遠來看，國內(nèi)企業(yè)應該建立自己的品牌，走獨立創(chuàng)新的道路。這樣，我國才能從“中國制造”走向“中國創(chuàng)造”。

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